恒信科技被訴侵權(quán)，起訴方動(dòng)機(jī)耐人尋味

美國(guó)時(shí)間3月12日，英國(guó)企業(yè)ZANOPRIMA LIFESCIENCES, LTD在美國(guó)發(fā)起對(duì)中國(guó)電子煙生產(chǎn)廠家恒信國(guó)際（美國(guó)）發(fā)起訴訟，理由是后者侵犯其專利合成尼古丁催化技術(shù)專利（專利號(hào)：US10913962）。

圖注：煙堿合成核心方法

圖片來(lái)自：ZANOPRIMA LIFESCIENCES 公司的合成尼古丁專利

英國(guó)ZANOPRIMA LIFESCIENCES公司的核心起訴點(diǎn)是：生產(chǎn)合成尼古丁時(shí)需要用一種酶進(jìn)行生物催化，訴狀中提到恒信在國(guó)內(nèi)也申請(qǐng)了相關(guān)專利，并基于該專利推出在美國(guó)銷售的尼古丁產(chǎn)品，因此控訴后者可能存在侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為?！緝蓚€(gè)至上】為此咨詢了新型煙草合規(guī)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域?qū)＜姨祈樍悸蓭?#xff0c;唐律師仔細(xì)分析訴狀后，認(rèn)為并不嚴(yán)謹(jǐn)，主要理由有5點(diǎn)：?

1. 以該方法專利指控恒信尼古丁產(chǎn)品侵權(quán)舉證比較困難，除非ZANOPRIMA LIFESCIENCES直接通過(guò)被控尼古丁的檢測(cè)分析證明必然使用該專利方法；
2. 訴狀以一份恒信中國(guó)專利作為間接證據(jù)，先說(shuō)明該專利中催化酶和其專利一致，從而推出美國(guó)銷售的尼古丁由該方法所制，這一專利并無(wú)法采用該專利所制，如果在國(guó)內(nèi)法院難以被認(rèn)可，其購(gòu)買和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索的其他證據(jù)，均無(wú)法證明侵權(quán)；
3. ZANOPRIMA LIFESCIENCES選擇的管轄法院并不合理，這家法院在美國(guó)專利訴訟中的聲譽(yù)并不太好，是美國(guó)專利流氓熱衷的管轄法院，代理律師在這家法院代理的指控特別多，本案唯一被告“恒信國(guó)際”，原告非常牽強(qiáng)的引用個(gè)別判例認(rèn)為該法院具有關(guān)系管轄權(quán)。
4. 該專利申請(qǐng)時(shí)間較晚，穩(wěn)定性存疑，尼古丁合成現(xiàn)有技術(shù)中，諸多專利中公開的催化酶和去甲基方法和該專利較為接近，可以采取無(wú)效抗辯策略反擊。
5. 整個(gè)訴狀行文風(fēng)格站在道德至高點(diǎn)，對(duì)恒信的各種銷售行為進(jìn)行陳列，但侵權(quán)技術(shù)比對(duì)的證據(jù)及理由寥寥數(shù)語(yǔ)。

據(jù)了解，英國(guó)ZANOPRIMA LIFESCIENCES公司成立于2014年，網(wǎng)上對(duì)于此公司的新聞報(bào)道幾乎沒有，無(wú)法獲知其經(jīng)營(yíng)狀況。3月15日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了HR2471號(hào)法案，明確將合成尼古丁產(chǎn)品納入煙草制品由FDA進(jìn)行管轄，4月14日正式生效，失去了“政策紅利”的合成尼古丁，其市場(chǎng)能持續(xù)多久？司法成本高達(dá)百萬(wàn)美元級(jí)別的專利相關(guān)案件，其周期通常也要1-2年，產(chǎn)品前途未卜之際發(fā)起相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，動(dòng)機(jī)也耐人尋味。

中國(guó)電子煙企業(yè)在美國(guó)專利訴訟上吃過(guò)不少虧，近年開始成功反制

近年來(lái)，隨著中國(guó)電子煙產(chǎn)品暢銷全球，中國(guó)電子煙企業(yè)被卷入的海外訴訟也越來(lái)越多，其中影響最大的是根據(jù)《美國(guó)1930年關(guān)稅法》第337節(jié)發(fā)起的 “337調(diào)查”。美國(guó)電子煙品牌JUUL曾于2018年10月、11月和2021年7月共三次發(fā)起337調(diào)查，分別涉及6家、5家和7家中國(guó)電子煙企業(yè)。前兩次的審查結(jié)果中，涉案的中國(guó)電子煙企業(yè)均沒有勝訴案例，要么缺席（不應(yīng)訴），要么達(dá)成和解協(xié)議，不但耗費(fèi)精力財(cái)力，也影響了中國(guó)電子煙產(chǎn)品在美國(guó)的銷售。

但有來(lái)也有往，中國(guó)電子煙企業(yè)思摩爾早在2019年就針對(duì)海外電商平臺(tái)存在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為，在美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院提出兩起訴訟并勝訴，獲得總計(jì)超過(guò)900萬(wàn)美元的賠償。去年10月，思摩爾再次在美國(guó)引用337調(diào)查，指控美國(guó)、加拿大等地共38家企業(yè)及個(gè)人侵犯其專利及商標(biāo)權(quán)，請(qǐng)求ITC發(fā)布排除令和禁止令。一旦調(diào)查認(rèn)為侵權(quán)成立，這些企業(yè)在美進(jìn)行銷售的侵權(quán)產(chǎn)品就會(huì)被禁止。

還有不少積極的案例，如某中國(guó)加熱不燃燒本草企業(yè)收到日本某公司指控，宣稱出口煙支結(jié)構(gòu)侵犯專利。通過(guò)分析此日本公司的專利布局特點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)保護(hù)范圍大到不應(yīng)該授權(quán)的程度，且該日本公司不生產(chǎn)任何產(chǎn)品，因此中國(guó)企業(yè)堅(jiān)決反擊，對(duì)這些專利提出了無(wú)效宣告。

全球范圍內(nèi)開始警惕電子煙巨頭的“專利壟斷”

近年來(lái)，各國(guó)專利局注意到了電子煙領(lǐng)域的專利趨勢(shì)，中國(guó)、韓國(guó)等專利在近幾年提高了審查標(biāo)準(zhǔn)，很多電子煙新型煙草相關(guān)專利，尤其PCT專利，所獲得的保護(hù)范圍都比歐洲專利局授權(quán)的專利范圍都要窄，一些在歐洲專利局授權(quán)的專利，在中國(guó)、韓國(guó)、日本等國(guó)家都被駁回。

以國(guó)際煙草巨頭菲莫國(guó)際為例，其主要專利布局在加熱不燃燒領(lǐng)域，這些年在全球各地不斷發(fā)起專利訴訟，其中包括于2018年在中國(guó)發(fā)起多起訴訟，通過(guò)查詢國(guó)內(nèi)生效裁判文書的分析，菲莫在中國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟并不順利，訴訟成本高，收效也不是太好。并且，早于2015年開始，菲莫國(guó)際在中國(guó)就遭遇了批量的核心專利無(wú)效，這是一種先發(fā)制人的策略。?

圖注：菲莫煙草核心專利在中國(guó)接連遭遇無(wú)效宣告

圖片來(lái)源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審部口審公告

海外新型煙草專利并非無(wú)懈可擊

唐律師表示，在遇到海外專利阻擊時(shí)，只需冷靜分析，要沖破封鎖并不難，例如某加熱不燃燒產(chǎn)品案例中，經(jīng)銷商致函國(guó)內(nèi)企業(yè)，認(rèn)為可能侵犯某國(guó)際大煙草公司專利，遲遲不敢下訂單，于是這家企業(yè)委托唐律師團(tuán)隊(duì)對(duì)該專利進(jìn)行分析，隨即在歐洲專利局異議期提起無(wú)效宣告，在無(wú)效過(guò)程中，此國(guó)際煙草公司放棄了大部分國(guó)家的專利繳費(fèi)——反映的結(jié)果是，部分國(guó)際煙草公司的專利穩(wěn)定性并不強(qiáng)，創(chuàng)造性程度不高，并不難攻破。

圖注：美國(guó)電子煙涉訴專利檢索分析

“縱觀海外新型煙草專利，真正原創(chuàng)性較高且應(yīng)用于產(chǎn)品獲得競(jìng)爭(zhēng)力的專利其實(shí)并不多”，唐律師表示，“即便菲莫煙草和英美煙草兩巨頭之間的專利技術(shù)點(diǎn)，也常被法庭質(zhì)疑，菲莫煙草去年被ITC裁定侵權(quán)禁入美國(guó)后，在德國(guó)以EP2282649專利反擊英美煙草，也并未獲勝，被法院判不侵權(quán)。大公司尚且如此，一些小公司、甚至是專利流氓公司，某些專利并不以實(shí)際實(shí)用為目的，而是為收取中國(guó)企業(yè)出口保護(hù)費(fèi)而準(zhǔn)備?！?/p>

此外，唐律師還提供了電子煙出口可能涉訴的主要國(guó)家專利訴訟特點(diǎn)的整理分析，在實(shí)際案件中，可以根據(jù)各地法規(guī)特點(diǎn)，通過(guò)合理方法為自己爭(zhēng)取策略、時(shí)間、成本優(yōu)勢(shì)，更好地應(yīng)對(duì)各類訴訟案件。

圖注：部分國(guó)家專利審理特點(diǎn)（成本預(yù)估僅供參考，以實(shí)際案例為準(zhǔn)）?